Stellingen: Ongeoorloofde mededinging en Merkenrecht
a. ‘Het merkenrecht beoogt vooral investeringen in het merkimago te beschermen.’
Onjuist. Het merkenrecht beoogt vooral markttransparantie te waarborgen om eerlijke
mededinging mogelijk te maken, consumenten te beschermen tegen verwarring en het goede
functioneren van de markt te verzekeren. Door het verlenen van exclusieve merkrechten
worden ook investeringen in het merk beschermd, maar dit is niet de belangrijkste functie.
Herkomstfunctie i.p.v. investeringsfunctie (Innovatieprikkel is wel belangrijkste bij octrooirecht)
b. ‘Bij het depot van een merk moeten altijd bepaalde (categorieën) waren en/of diensten worden
vermeld waarvoor het merk wordt gedeponeerd.’
Juist. Merk wordt altijd ingeschreven voor bepaalde waren of diensten. Je moet uitgaan van
het specialiteitsbeginsel. Voor marktwerking belangrijk dat je teken niet voor alles registreert.
c. ‘Het onderscheidend vermogen van een woordmerk moet worden beoordeeld in relatie tot de
waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd.’
Juist. Het onderscheidend vermogen kan alleen in relatie tot deze waren en diensten worden
beoordeeld. Woord dat beschrijvend is t.a.v. een bepaalde waar (Apple voor appelen) kan wel
onderscheidend vermogen hebben ten aanzien van andere waren (Apple voor computers).
d. ‘Nabootsen van het product van een concurrent is toegestaan.’
Juist, nabootsing van product van concurrent is in beginsel rechtmatig, maar met uitzondering
van de aanvullende bescherming van 6:162 BW: er mag geen verwarring ontstaan bij het
publiek, en de nabootsende concurrent mag niet te kort schieten in zijn verplichting om bij het
nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door
gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.
(Borsumij/Stenman + Hyster/Karry Krane) Na aflopen van octrooi moet techniek voor iedereen
toegankelijk zijn.
e. ‘Merkenrecht en bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing zijn niet in tijdsduur beperkt.’
Genuanceerder. Het merkenrecht is steeds met 10 jaar te verlengen en kent daarbij geen
maximale termijn. Wel moet het merk gebruikt worden. De bescherming tegen ongeoorloofde
nabootsing is niet beperkt in tijdsduur (Borsumij/Stenman) maar de bescherming ziet dan
alleen op producten die (nog steeds) een eigen plek in de markt hebben anders geen
verwarring mogelijk!
f. ‘Het gebruik van een gelijk teken voor dezelfde waren brengt de herkomstgarantie in gevaar.
Deze double identity bescherming ziet ook op zogeheten ‘post-sale confusion’.’
Juist. Zie Arsenal/Reed. Het verweer dat het gebruik blijk geeft van steun, trouw of
gehechtheid aan de merkhouder, baat niet. Het gaat er niet om of er verwarring is op het
moment van kopen, maar verwarring kan ook ontstaan na de koop door derden.
g. ‘Onder art. 2.20 lid 1 sub b BVIE levert indirect verwarringsgevaar merkinbreuk op, maar
associatiegevaar niet.’
Juist, Puma/ Sabel. In sub b is verwarringsgevaar vereist en in sub c niet, daarbij is
associatiegevaar voldoende, omdat bekende merken ruimere bescherming genieten.
indirect verwarringsgevaar = denken dat het van dezelfde onderneming komt.
h. ‘Naast de specifieke bescherming op basis van het merkenrecht kan de merkhouder in het
geval van slaafse nabootsing een beroep doen op art. 6:162 BW.’
Onjuist, net zoals het merkenrecht beogen de regels betreffende slaafse nabootsing
markttransparantie te waarborgen en de consument tegen verwarring te beschermen. Door
een beroep op art. 6:162 BW zouden de specifieke regels van het merkenrecht ondermijnd
worden, met name de volgens art. 2.19 lid 1 BVIE geldende registratieplicht. (met beroep op
OD zou je merkenrechtbescherming hebben zonder registratie)
, i. ‘Een kleur of kleurcombinatie als zodanig komt niet in aanmerking voor merkenrechtelijke
bescherming.’
Onjuist, een kleur is vatbaar voor grafische voorstelbaarheid. Hiervoor kan bijvoorbeeld een
officiële kleurcode in het merkenregister worden vermeld. Verder kan een kleur als gevolg van
gebruik op de markt onderscheidend vermogen verkrijgen (inburgering). In
uitzonderingsgevallen (aantal waren of diensten zeer beperkt, relevante markt zeer specifiek)
kan een kleur zelfs van huis uit onderscheidend vermogen hebben (Libertel).
In geval van een kleurcombinatie is vereist dat de registratie een systematische schikking
bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in
verbinding brengt (Heidelberger) Ook bij kleurencombinaties is inburgering veelal vereist.
j. ‘Technisch bepaalde vormen komen in aanmerking voor merkenrechtelijke bescherming
indien alternatieve vormen ter beschikking staan waarmee dezelfde technische uitkomst kan
worden verkregen.’
Onjuist, alternatieve vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen
blijven bij de beoordeling van het technische karakter van een vorm buiten beschouwing
(Philips/Remington).
k. Woordmerk dat is samengesteld uit 2 beschrijvende woorden is zelf ook altijd beschrijvend.
Onjuist, Het wordt geacht dat te zijn, tenzij er een merkbaar verschil is met de som der delen
(Biomild).
l. ‘Vormmerken kunnen alleen onderscheidend vermogen verkrijgen door inburgering.‘
Juist, In die zin dat ‘het verkrijgen’ een proces is dat alleen door inburgering kan plaatsvinden.
Onjuist, omdat vormmerken ook ab initio (vanaf het begin) onderscheidend vermogen kunnen
hebben. Er moet dan wel sprake zijn van een vorm die op significante wijze afwijkt van de
norm in de betrokken sector (Henkel).
Stellingen: Merkenrecht en Handelsnaamrecht
a. ‘De wederverkoper die luxeparfums verder verhandelt mag in reclame geen gebruik maken
van prestigieuze merken. Anders zou de reputatie van deze merken worden geschaad.’
Onjuist. Dior/Evora. De wederverkoper mag de merken op de in zijn bedrijfssector
gebruikelijke wijze gebruiken (reclame) voor de verdere verhandeling (verkoop) als deze (de
wederverkoper) normaal gesproken gelijkaardige artikelen verkoopt die wellicht niet
noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten,
Tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van
het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt. (Als je Dior parfum verkoopt
mag je dat gewoon doen op de manier waarop je dat altijd ook doet, maar niet minder dan dat)
b. ‘Bezien over een periode van vijf jaar is de verkoop van vijf paar sokken in Luxemburg door
de houder van een Benelux merk niet als normaal gebruik aan te merken. Dit geldt ook voor
de houder van een Gemeenschapsmerk die in één land van de EU diensten van een
merkengemachtigde verricht.’
Juist. Ajax/Ansul:
- gebruik moet gericht zijn op het vinden of behouden van afzet. (meer dan alleen
symbolisch gebruik)
- en de commerciële exploitatie moet reëel zijn volgens maatstaven in de betrokken sector.
- Hof is terughoudend om absolute grens vast te stellen. Per categorie verschillend, dus
altijd afwegen. Soms is één land voldoende en soms is 10 landen onvoldoende. (een boot
van miljarden is in één land genoeg)
- ONEL/OMEL: uitsluitend gebruik in NL voor diensten van een merkengemachtigde was
hier geen normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk.
a. ‘Het merkenrecht beoogt vooral investeringen in het merkimago te beschermen.’
Onjuist. Het merkenrecht beoogt vooral markttransparantie te waarborgen om eerlijke
mededinging mogelijk te maken, consumenten te beschermen tegen verwarring en het goede
functioneren van de markt te verzekeren. Door het verlenen van exclusieve merkrechten
worden ook investeringen in het merk beschermd, maar dit is niet de belangrijkste functie.
Herkomstfunctie i.p.v. investeringsfunctie (Innovatieprikkel is wel belangrijkste bij octrooirecht)
b. ‘Bij het depot van een merk moeten altijd bepaalde (categorieën) waren en/of diensten worden
vermeld waarvoor het merk wordt gedeponeerd.’
Juist. Merk wordt altijd ingeschreven voor bepaalde waren of diensten. Je moet uitgaan van
het specialiteitsbeginsel. Voor marktwerking belangrijk dat je teken niet voor alles registreert.
c. ‘Het onderscheidend vermogen van een woordmerk moet worden beoordeeld in relatie tot de
waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd.’
Juist. Het onderscheidend vermogen kan alleen in relatie tot deze waren en diensten worden
beoordeeld. Woord dat beschrijvend is t.a.v. een bepaalde waar (Apple voor appelen) kan wel
onderscheidend vermogen hebben ten aanzien van andere waren (Apple voor computers).
d. ‘Nabootsen van het product van een concurrent is toegestaan.’
Juist, nabootsing van product van concurrent is in beginsel rechtmatig, maar met uitzondering
van de aanvullende bescherming van 6:162 BW: er mag geen verwarring ontstaan bij het
publiek, en de nabootsende concurrent mag niet te kort schieten in zijn verplichting om bij het
nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door
gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.
(Borsumij/Stenman + Hyster/Karry Krane) Na aflopen van octrooi moet techniek voor iedereen
toegankelijk zijn.
e. ‘Merkenrecht en bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing zijn niet in tijdsduur beperkt.’
Genuanceerder. Het merkenrecht is steeds met 10 jaar te verlengen en kent daarbij geen
maximale termijn. Wel moet het merk gebruikt worden. De bescherming tegen ongeoorloofde
nabootsing is niet beperkt in tijdsduur (Borsumij/Stenman) maar de bescherming ziet dan
alleen op producten die (nog steeds) een eigen plek in de markt hebben anders geen
verwarring mogelijk!
f. ‘Het gebruik van een gelijk teken voor dezelfde waren brengt de herkomstgarantie in gevaar.
Deze double identity bescherming ziet ook op zogeheten ‘post-sale confusion’.’
Juist. Zie Arsenal/Reed. Het verweer dat het gebruik blijk geeft van steun, trouw of
gehechtheid aan de merkhouder, baat niet. Het gaat er niet om of er verwarring is op het
moment van kopen, maar verwarring kan ook ontstaan na de koop door derden.
g. ‘Onder art. 2.20 lid 1 sub b BVIE levert indirect verwarringsgevaar merkinbreuk op, maar
associatiegevaar niet.’
Juist, Puma/ Sabel. In sub b is verwarringsgevaar vereist en in sub c niet, daarbij is
associatiegevaar voldoende, omdat bekende merken ruimere bescherming genieten.
indirect verwarringsgevaar = denken dat het van dezelfde onderneming komt.
h. ‘Naast de specifieke bescherming op basis van het merkenrecht kan de merkhouder in het
geval van slaafse nabootsing een beroep doen op art. 6:162 BW.’
Onjuist, net zoals het merkenrecht beogen de regels betreffende slaafse nabootsing
markttransparantie te waarborgen en de consument tegen verwarring te beschermen. Door
een beroep op art. 6:162 BW zouden de specifieke regels van het merkenrecht ondermijnd
worden, met name de volgens art. 2.19 lid 1 BVIE geldende registratieplicht. (met beroep op
OD zou je merkenrechtbescherming hebben zonder registratie)
, i. ‘Een kleur of kleurcombinatie als zodanig komt niet in aanmerking voor merkenrechtelijke
bescherming.’
Onjuist, een kleur is vatbaar voor grafische voorstelbaarheid. Hiervoor kan bijvoorbeeld een
officiële kleurcode in het merkenregister worden vermeld. Verder kan een kleur als gevolg van
gebruik op de markt onderscheidend vermogen verkrijgen (inburgering). In
uitzonderingsgevallen (aantal waren of diensten zeer beperkt, relevante markt zeer specifiek)
kan een kleur zelfs van huis uit onderscheidend vermogen hebben (Libertel).
In geval van een kleurcombinatie is vereist dat de registratie een systematische schikking
bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in
verbinding brengt (Heidelberger) Ook bij kleurencombinaties is inburgering veelal vereist.
j. ‘Technisch bepaalde vormen komen in aanmerking voor merkenrechtelijke bescherming
indien alternatieve vormen ter beschikking staan waarmee dezelfde technische uitkomst kan
worden verkregen.’
Onjuist, alternatieve vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen
blijven bij de beoordeling van het technische karakter van een vorm buiten beschouwing
(Philips/Remington).
k. Woordmerk dat is samengesteld uit 2 beschrijvende woorden is zelf ook altijd beschrijvend.
Onjuist, Het wordt geacht dat te zijn, tenzij er een merkbaar verschil is met de som der delen
(Biomild).
l. ‘Vormmerken kunnen alleen onderscheidend vermogen verkrijgen door inburgering.‘
Juist, In die zin dat ‘het verkrijgen’ een proces is dat alleen door inburgering kan plaatsvinden.
Onjuist, omdat vormmerken ook ab initio (vanaf het begin) onderscheidend vermogen kunnen
hebben. Er moet dan wel sprake zijn van een vorm die op significante wijze afwijkt van de
norm in de betrokken sector (Henkel).
Stellingen: Merkenrecht en Handelsnaamrecht
a. ‘De wederverkoper die luxeparfums verder verhandelt mag in reclame geen gebruik maken
van prestigieuze merken. Anders zou de reputatie van deze merken worden geschaad.’
Onjuist. Dior/Evora. De wederverkoper mag de merken op de in zijn bedrijfssector
gebruikelijke wijze gebruiken (reclame) voor de verdere verhandeling (verkoop) als deze (de
wederverkoper) normaal gesproken gelijkaardige artikelen verkoopt die wellicht niet
noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten,
Tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van
het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt. (Als je Dior parfum verkoopt
mag je dat gewoon doen op de manier waarop je dat altijd ook doet, maar niet minder dan dat)
b. ‘Bezien over een periode van vijf jaar is de verkoop van vijf paar sokken in Luxemburg door
de houder van een Benelux merk niet als normaal gebruik aan te merken. Dit geldt ook voor
de houder van een Gemeenschapsmerk die in één land van de EU diensten van een
merkengemachtigde verricht.’
Juist. Ajax/Ansul:
- gebruik moet gericht zijn op het vinden of behouden van afzet. (meer dan alleen
symbolisch gebruik)
- en de commerciële exploitatie moet reëel zijn volgens maatstaven in de betrokken sector.
- Hof is terughoudend om absolute grens vast te stellen. Per categorie verschillend, dus
altijd afwegen. Soms is één land voldoende en soms is 10 landen onvoldoende. (een boot
van miljarden is in één land genoeg)
- ONEL/OMEL: uitsluitend gebruik in NL voor diensten van een merkengemachtigde was
hier geen normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk.
